Marka İncelemelerinde Ayırt Edicilik Değerlendirmesi

06.12.2024

1. Giriş

Ortaya çıktığı andan itibaren marka kavramının en esaslı unsurlarından birini “ayırt edicilik” oluşturmuştur. Nitekim “bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama” kriteri, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nde markanın tanımının ilk kriteri olarak düzenlenmiştir. Hemen hemen aynı düzenleme, Türk hukukunda da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 4. maddesinde yer almaktadır.

Bir markanın tescili sürecinde de ilk inceleme safhalarından birini, ayırt edicilik incelemesi oluşturur. Bu bağlamda markaların tesciline ve korunmasına dair her türlü iş ve işlemin yürütüldüğü Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) da yayınladığı Marka İnceleme Kılavuzları’nda bu esasla hareket etmektedir.

Bu makalemizde markaların ayırt ediciliği tespit edilirken hangi yol ve kriterlerin kullanıldığını, özellikle TÜRKPATENT ve yargı kararları doğrultusunda izah etmeye çalışacağız.

2. Genel Olarak Marka Kavramı ve Mutlak Ret Nedenleri

SMK’da marka kavramı, doğrudan doğruya tanımlanmamıştır. Ancak 4. madde doğrultusunda bir marka;

Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin, diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan,
Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olan,
Kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten

oluşur. Her ne kadar yasal düzenlemede ayırt edicilik ilk sırada yer almaktaysa da bir marka incelemesi sırasında ilk gereken, kanunda tarif edildiği biçimiyle bir işaretin varlığıdır.

Sözcükler, şekiller, harfler ve sayılar gibi geleneksel markalarda işaretin marka olup olamayacağını tespit etmek daha kolaydır. Buna karşın geleneksel olmayan markalarda, söz gelimi hareket markası niteliğindeki bir gol sevincinde veya bir renk kombinasyonu şeklindeki renk markalarında daha detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Öte yandan işaretin niteliği, markalar için diğer bir şart olan “sicilde gösterilebilir olma” şartına dair incelemeyi de beraberinde getirir. Bu bağlamda görsel olarak temsil edilemeyen, daha doğru bir ifadeyle “sicilde gösterilemeyen” bir işaretin marka olması mümkün değildir. Örneğin AB İlk Derece Mahkemesi’nin 2005 yılında verdiği bir kararda “olgun çilek kokusu” başvurusu reddedilmiş; hakeza EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen 2001 tarihli kararda, “yapay çilek tadı” başvurusu reddolunmuştur.

Markanın niteliğine dair yapılan inceleme, birtakım ret nedenleri gözetilerek gerçekleştirilir. Bu kapsamda mutlak ret nedenleri, bir marka başvurusuna ilişkin inceleme sırasında TÜRKPATENT’in re’sen gözettiği ve markanın tescilini mutlak surette engelleyen sebeplerdir. Bu nedenler sınırlı sayıda, Kanun’un 5. maddesinde sayılmıştır. Mutlak ret nedenlerinin hepsine bu makalede değinilmeyecektir; şu kadar ki yukarıda izah edilen hususlara aykırılık ilk, ayırt ediciliğin mevcut olmaması ise ikinci sıradaki mutlak ret nedenidir.

3. Mutlak Ret Nedeni Olarak Ayırt Edicilik

SMK m. 5/1 – (b) hükmüne göre “herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler”, marka olarak tescil edilmez.

Adından da anlaşıldığı üzere ayırt edicilik, bir işaretin konu edindiği mal veya hizmetin, diğer mal veya hizmetlerden ayırıcı olması anlamına gelir. Dolayısıyla bir işarete ilişkin ayırt edicilikte öncelikle “hangi mal veya hizmet” kapsamında kullanıldığı önem taşır. Yani markanın ayırt ediciliği, ilgili mal veya hizmetin konu olduğu marka tescil sınıfı üzerinden incelenir. Bu bahse aşağıda tekrar dönülecektir.

Bir işaretin ayırdına varacak kişi ise ilgili tüketici kesimidir. İlgili tüketici kesimi; ilgili mal veya hizmetin makul düzeyde bilgili, gözlemci ve ortalama tüketicilerden oluşur. Bu bağlamda ayırt ediciliğe dair değerlendirmenin ikinci bölümünü, ilgili tüketicilerin algısı oluşturmaktadır.

Ayırt edicilik bir mutlak ret nedeni olmakla birlikte, tescilli bir işaret başlangıçta ayırt edici niteliği haiz değilken sonradan ayırt edici nitelik kazanabilir. Nitekim Kanun’un 5/2. maddesi uyarınca “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez”. Söz gelimi lila rengi tek başına marka olarak tescil edilebilir bir işaret değildir. Buna karşın Milka, çikolata ambalajlarını uzun yıllardır lila renginde tasarladığından; lila rengi artık Milka çikolataları için ayırt edici niteliğe kavuşmuştur. Bu doğrultuda Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu da “anılan rengin belirli bir mal veya hizmetle özdeşleşmesi veya onu çağrıştırır hale geldiğini ve markanın, lila rengi ile özdeşleştiğini” belirterek ilgili marka başvurusunu kabul etmiştir. Diğer yandan bir markanın ayırt edicilik işlevini kaybetmesi de mümkündür; nitekim SMK’nın 25. maddesinin ilk fıkrası uyarınca bu tür bir durum doğması ve talep edilmesi halinde, mahkeme tarafından “markanın hükümsüzlüğü” kararı verilebilir.

4. Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde Genel Kriterler

Ayırt edicilik incelemesinde dikkat edilmesi gereken ilk husus, marka başvurusuna konu işaretin bütüncül olarak incelenmesidir. İşaret tüketici tarafından bakılır bakılmaz fark edilmiyor, uzun inceleme veya düşünme sonucu anlaşılabiliyorsa, marka olarak kullanılan işarette bütünlük unsuru yoktur. Bu hususun önemi, benzer işaretlerle karşılaştırma sırasında ortaya çıkar. Bütünlüğü olmayan, sınırları tespit edilemeyen bir işaretin diğerlerinden ayırt edilmesi mümkün olmayacaktır.

Bir işaretin ayırt ediciliğine dair değerlendirmede, mal ve hizmet kapsamının iki yönden dikkate alınması gerekir. Bu kapsamda öncelikle işaretin “tanımlayıcı” nitelikte olmaması gerekir. Başka bir deyişle işaret, tescil edileceği mal veya hizmet sınıfını tanımlamamalıdır. Bu bağlamda; kullanılacağı mal veya hizmeti ifade eden, onun karakteristik özelliklerini içeren, tanımlayan; ticarette cins, çeşit, vasıf, amaç, kalite vb. nitelikleri gösteren türden işaretler ayırt edici nitelikte kabul edilemez (SMK m. 5/1 – c). Söz gelimi sütçü, manav, usta, aşçı, gibi ibareler tek başına ayırt edici nitelikte değildir.

Ancak yukarıda da değinildiği üzere marka bir bütün olarak değerlendirileceğinden, bu tür ayırt edici olmayan unsurların “yan unsur” veya “düşük seviyede ayırt edici unsur” niteliğinde olduğu türden işaretler ayırt edici nitelik taşıyabilir. Söz gelimi aynı sınıfta yer alan “Yayla Mutfağı” ve “MUTFAĞIM” markaları arasındaki benzerlik incelemesinde Ankara 3. FSHH Mahkemesi, 2014 yılında verdiği kararında; “Yayla” ibaresinin esas ayırt edici niteliği haiz olduğu, bu sebeple “markasal ayırt ediciliğinin, ortak unsur olan ‘mutfak’ kelimesinden daha fazla olduğu” gerekçesiyle markaların yeterince farklılaştığına hükmetmiştir. TÜRKPATENT de aynı doğrultuda; “Kebapçı Adem Usta” ile “Adem Usta’nın Tatlıları” ve “Kaportacı Abdullah” ile “Frenci Abdullah” şeklindeki işaretler arasında ayırt edicilik niteliğinin haiz olduğunu değerlendirmektedir. Bu örneklerde kebapçı, usta, kaportacı, frenci gibi ibareler; aslında ilgili mal/hizmet sınıfı için tanımlayıcı nitelikte kabul edilebilecekken, bütüncül değerlendirme neticesinde ayırt edilebilirlik unsuru oluşturan diğer ögeler dikkate alınmıştır.

Mal veya hizmet kapsamının dikkate alınmasının ikinci yönü ise tescil ettirilmek istenen işaretin ayırt edici niteliğinin, talep edilen her bir mal ve hizmet sınıfı için ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Yukarıdakilere benzer türden bir örnek verilecek olursa; yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri sınıfında tescil edilen “Ünlü Ali Usta” markası ile kara araçları servis istasyonu hizmetleri sınıfında başvuru yapılan “Meşhur Ali Usta” işaretinin; diğer tüm sebepler bir yana, mal ve hizmet sınıfları farklı olduğundan ayırt edilebileceği muhakkaktır.

Ayırt edicilikte dikkate alınması gereken bir diğer kriter ise ilgili tüketici algısıdır. Marka olarak tescil ettirilmek istenen işaretin, ilgili tüketicilerde “bir marka olduğu algısını” net ve kesin olarak uyandırması gerekir. Bu şart, markanın sadece ilgili mal/hizmet sınıfına ilişkin uzmanlaşmış belli bir “uzmanlıkta” tüketicilere yönelik olması hâlinde de kural olarak aynı yöntemlerle test edilir.

5. Önceki Tarihli Markalar Karşısında Ayırt Edicilik İncelemesi

SMK’nın m. 5/1 – (ç) hükmü uyarınca “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler”, marka olarak tescil edilmez. Yani ayırt edicilik incelemesi, yalnızca marka başvurusunun kendisine dair soyut olarak değil, daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış markalara kıyasla da yapılır.

Hemen ifade etmek gerekir ki burada tarif edilen ayırt edicilik, bir mutlak ret nedeni olduğundan, TÜRKPATENT tarafından re’sen gözetilir ve denetlenir. Bir marka ile sonradan yapılan bir başvuru arasındaki “karıştırılma ihtimali”, bir nispi ret nedenidir ve ancak itiraz ile dikkate alınır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bu mutlak ret nedeninde de karşılaştırılan markalara ait mal veya hizmetlerin aynı olması veya aynı “türdeki” mal veya hizmet olması gerekmektedir. Örneğin önceki tarihli marka başvurusu motorlu taşıtları kapsayacak şekilde, yeni başvuru ise otomobillere ilişkin olarak yapıldıysa; malların aynı olduğu kabul edilir. Tersi durum, yani önceki tarihli başvurunun otomobil, sonrakinin daha genel olarak motorlu taşıtlar olması hâlinde de aynı durum geçerlidir. İki işaretin tamamen farklı sınıflara ilişkin olması hâlinde ise bu madde kapsamında bir ayırt edicilik değerlendirmesi yapılmaz. Mal ve hizmet sınıflarının belirlenmesinde, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ esas alınır.

Bu mutlak ret nedeni kapsamında yapılacak ayırt edicilik incelemesinde iki ihtimal söz konusudur:

Öncelikle markalar aynı olabilir. Ankara 3. FSHH Mahkemesinin 2014 yılında verdiği bir kararında da belirtildiği üzere markaların aynı kabul edilmesi için markaları oluşturan unsurların tamamen aynı olması gerekir. Markaları oluşturan tüm unsurlar aynı iken bunların boyutlarının farklı olması veya kelime markalarında yazı karakterinin yahut renginin farklı olması, markaların aynı olarak kabul edilmesi durumunu değiştirmez.
İkinci ihtimalde ise markalar aynı değil fakat ayırt edilemeyecek kadar benzer olabilir. Değerlendirme kriterlerinin çetrefilleştiği bölüm burasıdır. 2021 Marka İnceleme Kılavuzu’nda ayırt edilemeyecek kadar benzerlik; “ayrıca karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık” bir benzerlik ya da ilgili tüketici kitlesinin algısı itibarıyla “hemen hemen aynılık” olarak tarif edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2011 yılında verdiği bir kararda, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik incelemesinin sınırları belirlenmiş ve bir başucu içtihadı haline gelmiştir. Yargıtay’a göre ayırt edilemeyecek kadar benzerlik neticesine ulaşabilmek için yapılması gereken; karşılaştırılan işaretlerin bir bütün olarak ele alınarak, ilgili tüketici kitlesinde bıraktığı izlenimin dikkate alınmasıdır. Bu kapsamda karşılaştırılan markaların grafik tasarımdan oluşan şekil ve kelime unsurlarıyla birlikte karma nitelikleri, görünüş, yazılış ve düzenleniş biçimleri itibarıyla bıraktıkları genel izlenim değerlendirmeye alınmalı ve bu genel izlenim sonucunda ortaya çıkan benzerliğin de ayrıca karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olması aranmalıdır. Şayet bu güçlü ve açık hal oluşmadıysa, yukarıda belirtildiği üzere bir mutlak ret nedeni değil, bir nispi ret nedeni söz konusu olur.

Günümüzde yapılan birçok marka başvurusu ve tescili, “karma nitelikteki işaretler” kullanılarak yapılmaktadır. Karma nitelikte işaretlerde kelime unsuru veya unsurları ile şekil unsuru veya unsurları bir arada kullanılmaktadır. Yine yukarıdaki başlıklarda belirtilen “ayırt edici nitelikte olmayan ve/veya tanımlayıcı nitelikteki” tali unsurlar eklenmesi de işareti karma nitelikte kılar.

Bu bağlamda ayırt edilemeyecek kadar benzerlik incelemeleri, mevcut olayın özelliklerine göre yapılır.

İşaretlerin genel izlenimi üzerinden benzerlik incelemesi yapılabilir. Özellikle şekil, renkler ve üslup itibariyle farklılaşan ve tümüyle farklı bir genel izlenim bırakan işaretlerin, ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığı kanaatine varılacaktır. Tek bir kelimeden veya birkaç harften oluşan işaretlerde ise şekil bakımından farklılık olsa da benzerlik olduğu kanaatine varılabilir. Bunun için şu gibi kriterler değerlendirilir:
- Şekil unsurunun tek başına ayırt ediciliği var mı?
- Şekil unsuru, markanın geneline ne ölçüde etki ediyor?
- Şekil unsuru, tek başına akılda kalıcı mı?

İşaretlerin ayırt edici unsurları üzerinden benzerlik incelemesi yapılabilir. Yalnız kelime veya yalnız şekilden oluşan markalarda inceleme, ayırt edici unsurlar üzerinden yapılır. Bu kapsamda ayırt edicilik, ayırt edicilikten yoksunluk ve tanınmışlık arasında değişen bir skala üzerinden değerlendirilir.
- Düşük Ayırt Edicilik: İşaret, mal veya hizmetin özelliklerini “ima ediyor” veya övüyorsa, ayırt edicilik düşük seviyede de olsa vardır. Star, optimum, nefis gibi kelimeler veya coğrafi yer/bölge adları içeren işaretler, bu kapsamda düşünülebilir.
- Ortalama Ayırt Edicilik: Yukarıdaki gibi bir ima veya övgü içermeyen türden; örneğin otomotiv, giyim gibi kelimelerden ibaret işaretler bu kapsamdadır.
- Orta Düzey Ayırt Edicilik: Günlük dilde yaygın kullanımı olmayan, başvuru konusu mal/hizmet ile bağlantısı düşük işaretler bu kapsamdadır.
- Yüksek Ayırt Edicilik: Günlük hayatta kullanımı olmayan özgün nitelikteki işaretler bu kapsamdadır.

Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik karşılaştırmasında markaların hem görsel hem işitsel hem de kavramsal benzerliği dikkate alınır. İşitsel aynılık, bunların içinde daha geri plandadır, söz gelimi love ve lav kelimeleri işitsel olarak aynı olsa da kavramsal ve görsel olarak benzer nitelikte değildir. Bununla birlikte yukarıdaki tüm değerlendirmelerin genel kriterler olduğu unutulmamalıdır. Özellikle işaretin niteliği, başvurunun hangi kapsamda ne suretle değerlendirileceğini doğrudan belirleyecektir.

6. Sonuç

Bir marka başvurusuna dair incelemenin ilk adımlarından birini, ilgili işaretin ayırt edici olup olmadığı oluşturur. Bu bakımdan ayırt edicilik, bir mutlak ret nedeni olmakla, TÜRKPATENT tarafından re’sen dikkate alınacak bir değerlendirme ölçütüdür.
Ayırt edicilik incelemesinde, marka başvurusunun bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekir. Diğer yandan başvurunun hangi mal ve hizmet sınıfında yapıldığı, hem işaretin tanımlayıcı olması hem de her işaretin kendi sınıfında değerlendirilecek olması nedeniyle önem taşır.
Ayırt ediciliğin en önemli kriterlerinden biri, ilgili tüketici algısıdır. Bu bakımdan işaret, ilgili mal ve hizmet sınıfına göre tespit edilecek ilgili tüketici kesiminin, o işareti bir marka olarak algılayıp algılamadığı yönünden değerlendirilir.
Ayırt edicilik, yalnızca soyut anlamda değil, daha önce tescil edilmiş veya daha önce başvurusu yapılmış markalarla kıyaslandığı somut anlamda da bir mutlak ret sebebidir.
Ayırt edicilik incelemelerine dair yerleşik içtihatlar bulunsa da işaretin niteliği, daha özel incelemeleri beraberinde getirir. Bu bakımdan ayırt edicilik “vardır” veya “yoktur” tespitinden önce, işaretin niteliği tespit edilerek ayırt ediciliğin ne ölçüde olduğu değerlendirilecektir.

Av. Enes Duran

KAYNAKLAR

TÜRKPATENT, 2021 Marka İnceleme Kılavuzu

Dilek İMİRLİOĞLU, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2017

Savaş BOZBEL, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015

ABAD Birinci Derece Mahkemesi, Olgun Çilek Kokusu Kararı (EDEN SARL), 27/10/2005, T-305/04

EUIPO (OHIM), Eli Lilly, Yapay Çilek Aroması Tadı Kararı, R120/2001-2 (04.08.2003)

Ankara 3. FSHHM, E. 2014/127, K. 2015/236

YARGITAY 11. HD, E. 2008/14092, K. 2010/10118, T. 12.10.2010

Ankara 3. FSHHM, E. 2014/355, K. 2015/268, T. 05/08/2014